Нарушение прав правообладателя товарного знака
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю информирует:
Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности ( ст. 1225 ГК РФ). Соответственно, к ним в равной степени применяются общие положения гл. 69 ГК РФ. А также предоставляется соответствующая правовая охрана.
К средствам индивидуализации относятся фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. В отличие от результатов интеллектуальной деятельности средства индивидуализации предназначены только для использования в коммерческом обороте и охраняются исключительно в целях защиты прав юридических лиц и предпринимателей, за исключением наименования места происхождения товара.
Товарный знак подлежит государственной регистрации. Соответственно, его правовая охрана возникает с момента такой регистрации ( ст. ст. 1480 и 1481 ГК РФ). В качестве товарного знака компании регистрируют словесные, изобразительные, объемные, звуковые, а также комбинированные обозначения в любом цвете или цветовом сочетании ( ст. 1482 ГК РФ).
Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ элементами нарушения исключительного права являются: 1) « не санкционированное» правообладателем использование тождественного ( сходного) с его товарным знаком обозначения; 2) однородность товаров ( услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя; 3) вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.
В случае незаконного использования товарного знака правообладатель вправе в судебном порядке требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. Либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Либо в двукратном размере стоимости права использования товарного знака ( п. 3 ст. 1515 ГК РФ).
Размер компенсации суд определяет исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения. Учитывается характер нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных нарушений исключительного права правообладателя, вероятные убытки ( п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009).
Примечание. Правовая охрана товарного знака может прекратиться, если им не пользовались три года.
Помимо прочего, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ предусмотрена административная ответственность статьей 14.10, которая определяет административную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных, а также за производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП Российской Федерации.
Санкция рассматриваемой статьи предусматривает административный штраф с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает осуществлять надзор в сфере охраны средств индивидуализации.
При использовании информации ссылка на сайт Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю обязательна.
Нарушение прав правообладателя товарного знака
12+ ISSN 2313-4852
Споры по нарушениям исключительных прав на товарные знаки в маркетплейсах
А.С. Ворожевич,
кандидат юридических наук,
преподаватель кафедры гражданского права
МГУ имени М.В. Ломоносова,
партнер, руководитель управления патентного бюро «Гардиум»
«Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 2 (32), июнь 2021 г., с. 133-141
Маркетплейсы сегодня — одна из наиболее востребованных форм организации коммерческой деятельности. Они представляют платформы электронной коммерции, мультибрендовые виртуальные торговые центры. На одной площадке могут быть представлены продукты тысяч предпринимателей от предметов одежды до продуктов питания. К маркетплейсам традиционно относят Wildberries, Ozon, Yandex.market (Беру), Lamoda, Goods.ru, СДЭК Маркет, Юлмарт, Леруа Мерлен, Robo.market.
В России первое место в рейтинге маркетплейсов уверенно занимает компания Wildberries. В 2020 г. ее прибыль составила 437,2 млрд руб. Число продавцов в сравнении с 2019 г. выросло с 19 тыс. до 91 тыс. Количество пользователей Wildberries также увеличилось с 22 млн до 40 млн человек.
Маркетплейсы различным образом оформляют отношения с продавцами. Некоторые площадки дают возможность продавцам реализовать товары от своего имени. При этом расчеты с потребителями могут проводиться как через площадку, так и напрямую с продавцом. Другие маркетплейсы непосредственно участвуют в реализации товаров – продают их потребителям от своего имени. Расчеты проводятся через площадку.
Рассмотрим несколько примеров.
Wildberries заключает с продавцами договор о реализации товара. В соответствии с ним продавец поручает Wildberries совершить от его имени и за его счет сделки по реализации товаров физическим лицам. Оплату за реализованные товары от потребителей получает маркетплейс. Wildberries удерживает из полученной суммы свой процент вознаграждение, после чего передает оставшуюся сумму продавцу. Wildberries может заниматься также организацией доставки товаров, приемкой от покупателей возвращенных товаров и т.п.
Договор Wildberries предусматривает, что маркетплейс вправе отступать от указаний продавца о цене продажи товара без предварительного запроса: применять скидки, продавать по цене, меньшей установленной продавцом.
Договор, заключаемый Яндекс.маркетом, носит название «Договор на оказание услуг маркетплейса». В соответствии с ним маркетплейс оказывает заказчику (продавцу товара) услуги по размещению товарных предложений заказчику, предоставлению ему функционала, позволяющего заключить договор купли–продажи товара с пользователями; организации доставки; услуги фулфилмента. К последним относятся услуги по организации приема товаров и размещению их на складе, складская обработка товаров, подготовка сопроводительной документации, комплектация и упаковка товаров различной категории. Продавец ежемесячно оплачивает оказываемые Яндекс.маркетом услуги. По поручению продавца маркетплейс принимает безналичные платежи от покупателей и в полном объеме передает их продавцу. За это продавец выплачивает дополнительное вознаграждение. При наличии у продавца задолженности по оплате услуг, вознаграждения за исполнение поручения Яндекс.маркет может удержать сумму задолженности при перечислении продавцу денежных средств, принятых у покупателя.
Один из актуальных вопросов, который возникает в связи с деятельностью маркетплейсов, – несут ли они ответственность за нарушение исключительных прав в ситуации, когда через них реализуются контрафактные товары. В случае если маркетплейс реализует собственные товары, очевидно, что именно он и будет отвечать перед правообладателями за нарушения исключительных прав. Сложнее ситуация, когда через маркетплейсы проходят товары иных продавцов. Именно последние инициировали введение в оборот контрафактного товара, на котором нанесен чужой товарный знак или воплощен чужой объект авторских прав. Должен ли при таких условиях нести ответственность администратор маркетплейса? И как его ответственность должна соотноситься с ответственностью продавца?
В соответствии с п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Как в свое время пояснил Суд по интеллектуальным правам, солидарная ответственность возникает у администратора доменного имени и лица, непосредственно разместившего на сайте информацию о товаре, маркированном чужим товарным знаком 1 . В соответствии с п. 73 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23 апреля 2019 г. 2 (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 10) использование объекта интеллектуальной собственности по поручению или заданию лица, нарушившего исключительное право правообладателя, также образует нарушение исключительного права.
Таким образом можно предположить, что в тех случаях, когда маркетплейс реализует товар по поручению продавца–нарушителя, то он тоже должен нести ответственность за нарушение исключительного права. При этом ответственность продавца и маркетплейса носит солидарный характер. Здесь, однако, необходимо сделать несколько оговорок.
В соответствии со ст. 1252 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя. Из данного правила ГК РФ предусмотрено лишь одно исключение – информационные посредники несут ответственность на началах вины. Между тем Пленум ВС РФ дал иное разъяснение. В соответствии с ними лица, действовавшие по поручению или заданию нарушителя, несут ответственность лишь при доказанности их вины – если они знали или должны были знать о нарушении исключительного права правообладателя. Данное положение вызывает вопросы, во-первых, в связи с тем, что оно не основывается на конкретных нормах закона.
Во-вторых, как оно соотносится со ст. 1253.1 ГК РФ, установившей условия ответственности информационных посредников за нарушения исключительных прав. Можно предположить, что Пленум Верховного Суда имел в виду общую категорию посредников (в том числе тех, кто действует за пределами интернет–пространства) — агентов; лиц, производящих продукты по заказу нарушителя и т.п. Информационные посредники в таком случае должны рассматриваться в качестве одной из разновидностей посредников. Как и другие посредники, они несут ответственность на началах вины. При этом ст. 1253.1 ГК РФ устанавливает специальные условия их ответственности.
Так, информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:
если он не знал и не должен был знать о том, что использование объекта интеллектуальной собственности содержащихся в таком материале, является неправомерным;
в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.
Применительно к субъектам, администрирующим интернет–ресурсы, на которых третьи лица могут разметить какие-либо материалы, информацию о своих товарах и т.п., можно говорить лишь о статусе информационного посредника. Иными словами, при их несоответствии критериям информационного посредника суды не должны относить их к неким иным посредникам на основании п. 73 Постановления Пленума ВС РФ № 10.
Можно ли администраторов маркетплейсов отнести к информационным посредникам?
Ответ на данный вопрос неоднозначен.
Те маркетплейсы, которые предоставляют продавцам техническую возможность разместить информацию о товарах на площадке, оказывают ряд сопутствующих услуг, но при этом сами не участвуют в реализации товаров – безусловно, могут быть отнесены к информационным посредникам. Такие субъекты именно содействуют нарушению, но не совершают его сами. При этом квалификация не должна меняться, даже если они оказывают продавцам–нарушителям услуги по хранению товаров (контрафакта). В соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак охватывает хранение лишь в том случае, если оно нацелено на последующее введение товара в оборот. Подобная цель есть у продавца. Администратор маркетплейса оказывает ему в данном случае техническое содействие.
Здесь возникает вопрос: на основании каких критериев (стандартов) суд может определить, знал или должен ли был маркетплейс знать о нарушении исключительных прав на товарный знак?
Нет смысла требовать от администратора проверки всех обозначений, реализуемых на площадке товаров. Во-первых, это потребует чрезмерных затрат и в конечном итоге заблокирует функционирование маркетплейса. Во-вторых, даже суды не всегда могут однозначно оценить, имеет место нарушение или нет, является ли используемое обозначение сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.
Между тем от маркетплейсов можно требовать другого — запроса у продавцов, желающих присоединиться к платформе, документов, подтверждающих наличие у них зарегистрированных товарных знаков и (или) лицензии на использование чужих товарных знаков. Можно установить опровержимую презумпцию: администратор должен был знать о нарушении исключительных прав в том случае, если он допускает на площадку продавцов (заключает с ними договор) без предварительного запроса у них правоподтверждающих документов. На практике уже сегодня некоторые маркеплейсы (например, Lamoda) принципиально не работают с теми продавцами, у которых нет зарегистрированных товарных знаков 3 .
Здесь возникает новый вопрос – как быть с теми продавцами, которые не нарушают чьи-либо прав, но у них отсутствует зарегистрированный товарный знак. Некоторые маркетплейсы (Wildberries) допускают на площадку предпринимателей, которые только подали заявку на регистрацию товарного знака, но еще не успели получить свидетельство. Очевидно, что сам по себе факт подачи заявки не говорит о том, что продавец не нарушает исключительных прав. Маркетплейсы идут на подобный компромисс, потому что не желают лишаться клиентов. Вряд ли на законодательном уровне стоит как-либо ограничивать подобную практику. Другое дело, что риски, связанные с привлечением продавца без зарегистрированного товарного знака (или лицензии на его использование) могут быть возложены на маркетплейс. В случае нарушения таким продавцом исключительного права на чужой товарный знак маркетплейс (если следовать презумпции) будет нести с ним солидарную ответственность. Для администраторов маркетплейсов это не должно создать больших проблем. Они могут заранее себя обезопасить посредством включения в договор с продавцом условия о том, что последний обязуется возместить администратору все возможные потери, связанные с предъявлением исков о нарушении исключительных прав.
Такой стандарт не будет действовать в случае с авторскими и патентными правами. Объекты авторских прав не регистрируются. Продавец в любом случае не сможет представить каких-либо документов, однозначно подтверждающих наличие у него прав на такие объекты. Патентоохраняемые объекты — регистрируемые. Но администратор маркетплейса, даже получив ссылки на конкретные патенты, не сможет оценить, эти решения используются в продукте или другие; нет ли в таком продукте иных решений, не охватываемых патентом. Не должен применяться стандарт (в том числе в случаях использования товарных знаков) и в отношении администраторов «досок объявлений» (типа Avito). Такие субъекты осуществляют минимальный контроль за размещаемыми объявлениями, большинство из которых публикуется на безвозмездных началах.
Возвращаясь к товарным знакам, необходимо отметить, что здесь возможен и иной подход – промаркетплейсный. В случае когда маркетплейс сам не участвует (в том числе в качестве посредника) в реализации товаров, а лишь оказывает техническое содействие, услуги по размещению информации о товарах продавца, можно исходить из того, что он не должен по общему правилу знать о нарушении. При условии, что, во-первых, у правообладателей есть возможность сообщить администратору о факте нарушения. Во-вторых, маркетплейс оперативно реагирует на подобные сообщения.
Несколько сложнее дела обстоят с теми маркетплейсами, которые участвуют в реализации товара и получают процент от продаж.
Согласно п. 78 постановления Пленума № 10 при решении вопроса об относимости администратора сайта к информационным посредникам должно учитываться, во-первых, вносит ли владелец сайта изменения в размещенный третьими лицами материал или нет. Во-вторых, получает ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
В свое время Судом по интеллектуальным правам было предложено учитывать при решении вопроса о применении ст. 1253.1 ГК РФ к интернет–площадкам два критерия:
источник получения прибыли: для признания посредником интернет–площадка должна зарабатывать не на продаже товара, а на предоставлении возможности размещения информации в Интернете и доступа к ней;
кто размещает информацию на сайте: сама администрация сайта или третьи лица. Последний критерий предлагает учитывать, проверяет ли ресурс контент перед его размещением 4 .
Еще более точные критерии предложила на заседании научно-консультативного совета СИПа Светлана Крупко. По её мнению, необходимо разграничивать сайты, которые непосредственно продают товары, и те, которые оказывают технические услуги. Если посредник не влияет на заключение и исполнение сделки и предоставляет техническую услугу, то он информационный посредник. Если же сайт участвует в сделке по реализации товара и при этом учитывается его воля, то к посредникам его относить нельзя. Значит, он должен нести ответственность за нарушение исключительных прав на общих основаниях 5 .
Если руководствоваться таким подходом, то получается, что маркетплейсов, которые: а) непосредственно участвуют в размещении информации на сайте, вносят в нее изменения, редактируют, оказывают дополнительные услуги по продвижению (рекламе) товаров; б) участвуют (в частности в качестве агента продавца) в сделке купли-продажи, взаимодействуют с покупателями по поводу контрафактных товаров; в) получают прибыль непосредственно от реализации товаров (процент с продаж), – не должны относиться к информационным посредникам. Это значит, что к ним не может применяться и положение о виновной ответственности посредников, установленное п. 73 Пленума № 10 (такой вывод не является очевидным, требуется выработка соответствующей позиции судебной практикой).
Следующий вопрос — какие меры должен предпринять маркетплейс, если правообладатель обращается с требованием устранить нарушение. Согласно ГК, информационный посредник не несет ответственности, если принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения. Информационный посредник как минимум должен дать правообладателю всю информацию о нарушителе и свести его напрямую с нарушителем. Во-вторых (если допустить, что он может этого не делать на стадии заключения договора с продавцом), он должен запросить у продавца информацию, документы, подтверждающие наличие у него прав на спорное обозначение. В ситуации очевидного нарушения (используется широко известный товарный знак, при этом продавец не подтвердил наличие у него лицензии) информационный посредник должен заблокировать продавца, удалить информацию о его товарах.
Обзор российской судебной практики
В российской судебной практике встречаются разные подходы к ответственности маркетплейсов за нарушение исключительных прав. До недавнего времени суды не видели каких-либо проблем в том, чтобы возложить на маркетплейс ответственность за нарушение исключительного права. При этом они не задавались вопросом, является ли он информационным посредником или нет.
Прежде всего в рассматриваемом аспекте интерес представляет постановление СИП РФ по делу ООО «Вексель» против ООО «Купишуз» (подразделение Ламоды) 6 . ООО «Вексель» — правообладатель товарного знака HIGHLANDER — предъявил иск ООО «Купишуз» о защите исключительных прав и взыскании компенсации в размере 5 млн. Истец исходил из того, что ответчик нарушил исключительное право правообладателя, используя обозначения HIGHLANDER на страницах сайта www.lamoda.ru путем демонстрации и предложения к продаже обуви, маркированной таким обозначением. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска по причине того, что правообладатель злоупотребил своими правами. Апелляция удовлетворила требования частично – в размере 50 тыс. руб. Снижая заявленную компенсацию, суд исходил из того, что сам правообладатель не использовал товарный знак в отношении обуви. Суд по интеллектуальным правам поддержал решение кассации. Вопрос природы ответственности ООО «Купишуз», его относимости к информационным посредникам судами не рассматривался.
В недавнем споре 7 суд взыскал значительную по российским меркам компенсацию (2 051 806 руб.) с ООО «Интернет Решения» (маркетплейс Ozon) за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства «Ждун». Суды установили, что на сайте www.ozon.ru. продавались мягкие игрушки – изображения Ждуна. Производитель игрушек — ООО «Аспект» был привлечен к спору в качестве третьего лица.
В деле ООО «Дивес» (правообладатель) против ООО «Интернет Решения» (интернет–магазин Ozon) и ООО «СОРСО-СТР» суд признал нарушителями исключительных прав на промышленный образец (сооружение для животных) как маркетплейс, так и конкретного продавца. Суды установили, что ответчиками в сети Интернет (на сайте Озона) размещалась информация о товарах, решение внешнего вида которых тождественно названным промышленным образцам 8 .
В деле А40-302888/19 суды первой и апелляционной инстанции прямо указали на солидарный характер ответственности маркетплейса и продавца товара 9 . Фабула дела следующая. ИП Татинцян К.Я. предъявил иск к ООО «Заславская кондитерская фабрика» (респ. Беларусь) (ответчик 1), ООО «ВАЛЛАР» (ответчик 2), ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» (ответчик 3) о нарушении исключительных прав на товарный знак «ЛАФИНЕЛЬ». Суды установили, что ответчик 1 является производителем товаров (вафельных трубочек), маркированных обозначением Lafinele с указанием «Лафинель». Ответчик 2 продает данные товары через сайт ответчика 3. В связи с тем, что ответчик 1 осуществляет производственную деятельность на территории Беларуси, суд отказал в удовлетворении требований к нему. В то же время суд солидарно взыскал компенсацию в размере 200 тыс. руб. с ответчиков 1 и 2, признав, что они совместно нарушили исключительное право предпринимателя на товарный знак. При этом суды не применили к маркетплейсу нормы об информационных посредниках.
Между тем в судебной практике можно найти споры, при рассмотрении которых суды определили маркетплейс в качестве информационного посредника. Прежде всего в рассматриваемом аспекте интерес представляет постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2020 г. по делу № А40-214785/2019. «Управляющая компания «СушиВесла» обратилось с иском к ООО «Деливери Клаб» о признании незаконным использование ответчиком фотографий (изображений) роллов, исключительные права на которые принадлежат истцу; взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав истца в размере 320 тыс. руб.
Суды трех инстанций пришли к выводу о том, что ответчик не является инициатором размещения спорных фотографий на сайте сервиса Delivery Club, поскольку выполнял функции информационного посредника. В частности, суды установили, что по ссылкам https://vlg.delivervclub.ru/srv/vasabi vlg/tflstorichjeskaja/ и https://vlg.deliverv-club.ru/srv/SushiLavkavlg/#ul размещаются карточки ресторанов-партнеров общества «Деливери Клаб» — ресторан «Васаби» (ИП Согомонян С.А.) и ресторан «СушиЛавка» (ИП Сказкоподателев Н.А.), с материалами, представленными самими партнерами, с которыми у общества «Деливери Клаб» заключены договоры.
Суды исходили из того, что «Деливери Клаб» в силу особенности функционала сервиса не может проверять и не проверяет наличие/отсутствие у партнеров прав на товарные знаки, фотографические изображение и иные объекты интеллектуальной собственности. Поэтому ответчик не знает и не может знать о том или ином нарушении прав третьих лиц. Именно партнеры ответчика самостоятельно формируют меню своего ресторана, ассортимент блюд, их описание, цены, добавляют фотографии и изображения, которые необходимо разместить в карточке ресторана в системе сервиса Delivery Club.
Ответчиком была соблюдена совокупность условий освобождения от ответственности как информационного посредника, предусмотренных п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ. Факт принадлежности обществу «Деливери Клаб» сайта https://www.delivervclub.ru/ не исключает его статуса информационного посредника в отношении сервиса, расположенного на указанном сайте.
Суды подчеркнули, что ответчик со своей стороны несет ответственность за самостоятельно размещаемый (используемый) контент в рамках сайта https://www.deliverv-club.ru/ (например, элементы дизайн сайта). Однако в связи с размещением партнерского контента в рамках сервиса такая ответственность исключается. В рассматриваемом деле инициатором размещения спорных фотографий на сайте являются партнеры ответчика. Также из материалов дела усматривается, что ответчик не знал и не должен был знать о неправомерном использовании партнерами спорного материала.
Обзор зарубежной судебной практики
В зарубежной судебной практике можно встретить разные подходы к ответственности маркетплейсов. Рассмотрим несколько показательных дел.
Позиции национальных судов:
Tiffany v eBay 10 (США)
Компания Tiffany предъявила иск к eBay о нарушении исключительного права на товарный знак на том основании, что eBay способствовала продаже поддельных товаров на своем веб-сайте и позволяла им продавать контрафактные товары. Tiffany утверждала, что eBay был уведомлен о незаконных действиях на своем веб-сайте и, следовательно, был обязан исследовать их. Компания eBay возразила, что бремя отслеживания контрафакта лежит на самом правообладателе, а не на маркетплейсе. Как только к ней поступает информация о нарушении, она незамедлительно удаляет рекламу контрафакта.
Суд встал на сторону ответчика. Он указал на необходимость установления высокого стандарта доказывания того, что посредник знал или должен был знать о нарушении. По мнению суда, eBay предприняла адекватные и эффективные действия для предотвращения нарушения, инвестировав миллионы долларов в меры по борьбе с контрафактом, включая программу VeRO.
Louis Vuitton v. eBay 11 (Франция)
Правообладатель бренда Louis Vuitton предъявил иск к компании eBay о нарушении исключительных прав на товарный знак. Он ссылался на то, что маркетплейс допустил, что сторонние продавцы реализует на его площадке поддельные товары. Применяемое ответчиком программное обеспечение, призванное бороться с контрафактом, оказалось неэффективным. Суд встал на сторону правообладателя. Он исходил из того, что маркетплейс выступает в качестве брокера, активного посредника, а не хостера. В таком случае ответчик обязан следить за тем, что его бизнес не порождал незаконную деятельность. Между тем он не справился с этой задачей.
Hermes International v Cindy Feitz and eBay 12 (Франция)
Суд пришел к выводу, что маркетплейс должен нести с продавцом–нарушителем солидарную ответственность, так как не смог предотвратить нарушение.
Позиции суда Европейского союза
В 2011 г. Европейский суд справедливости рассмотрел дело L’Oreal (правообладатель) и др. v. eBay (№ C‑324/09). Правообладатель утверждал, что через маркетплейс реализуются контрафактные товары, что нарушает его исключительные права на товарный знак. Суд ЕС подтвердил, что оператор интернет–магазина является посредником. Правообладатели могут требовать от маркетплейса пресечения нарушения исключительных прав. Как отметил суд ЕС, «национальные суды могут обязать оператора онлайн-торговой площадки принять меры, которые способствуют не только прекращению нарушений этих прав пользователями этой торговой площадки, но и предотвращению дальнейших нарушений такого рода. Подобные судебные запреты должны быть эффективными, соразмерными, сдерживающими и не должны создавать препятствий для законной торговли». При этом маркетплейс, который не играет активной роли в продвижении контрафактных товаров, освобождается от мер ответственности (взыскания с него убытков). Этого, однако, не происходит, если ему были известны обстоятельства, на основании которых он мог прийти к выводу, что имеет место нарушение исключительных прав.
Не меньший интерес представляет решение суда ЕС по делу Coty Germany GmbH v Amazon 13 . Coty — дистрибьютор духов, лицензиат товарного знака DAVIDOFF. Маркетплейс Amazon позволяет продавцам размещать на площадке предложения о продажи товаров. Договоры купли–продажи заключаются напрямую между продавцами и покупателями. Кроме того, Amazon предоставляет продавцам услуги по хранению их товаров на складе. Доставку товаров покупателям осуществляют внешние компании. Coty было установлено, что на сайте www.amazon.de в нарушение прав на товарный знак DAVIDOFF предлагаются к продаже духи Davidoff Hot Water. Компания потребовала от маркетплейса раскрыть финальных продавцов и пресечь продажу духов. После того как маркеплейс отказался это делать, компания Coty обратилась в немецкий земельный суд.
Суд отказал в удовлетворении иска. Решение поддержала апелляция. Суды исходили из того, что Amazon не использовал товарный знак Davidoff. Маркетплейс хранил товары от имени продавцов. К подобному выводу пришел и Европейский суд справедливости. Он отметил, что выражение «использование» подразумевает активное поведение: «Использование третьей стороной обозначения, идентичного или похожего на товарный знак владельца, подразумевает, как минимум, то, что эта третья сторона использует обозначение в своих коммерческих взаимодействиях». Amazon подобных действий не совершал. При продаже товаров через электронные платформы типа Amazon использование товарных знаков осуществляется продавцами, которые являются не самим маркетплейсом, а его клиентами. При этом Европейский суд сравнил деятельность маркетплейса с деятельностью субъекта, который наполняет произведенным напитком предоставленные ему нарушителем банки с уже нанесенным на них товарным знаком. Такие субъекты осуществляют лишь техническое содействие нарушителю.
Таким образом можно заключить, что в настоящее время ни российские, ни западные суды не выработали единого подхода к оценке действий маркетплейсов. Многое зависит от степени участие оператора интернет–площадки в продаже товаров. В случае если маркетплейс оказывает лишь техническое содействие продавцам (предоставляет возможность разместить информацию о товаре) и не участвует в процессе реализации, ему, как правило, удается избежать ответственности за нарушение исключительного права.
1 Справка Суда по интеллектуальным правам о некоторых вопросах применения норм раздела III «Общая часть обязательственного права» части первой Гражданского кодекса РФ, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения обязательств») (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 сентября 2015 г. № СП-23/24.
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
3 Купцова Е. Товарный знак и маркетплейсы: всё, что нужно знать для работы с Wildberries, OZON и Lamodaи // https://legal-support.ru/information/blog/trademarks/tovarnye-znaki-dlya-marketpleysov/; Бащук А. Что нужно знать о товарных знаках, чтобы продавать товары на маркетплейсах и не попасть в суд, на компенсации и штрафы // https://vc.ru/legal/166935-chto-nuzhno-znat-o-tovarnyh-znakah-chtoby-prodavat-tovary-na-marketpleysah-i-ne-popast-v-sud-na-kompensacii-i-shtrafy
6 Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 21 октября 2016 г. по делу № А40-26217/2015:
7 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2020 г. по делу № А40-182069/17-105-1266.
8 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 августа 2018 г. по делу № А40-114611/2017.
9 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 ноября 2020 г. по делу № А40-302888/19.
10 Tiffany No.04 Civ. 4607 at 1.
11 SA Louis Vuitton Malletier v eBay Inc and eBay International[2010]E.T.M.R.10.
12 Hermes International v Cindy Feitz and eBay, RG No.06/02604.
13 Coty Germany GmbH v Amazon (C-567/18)).
Список литературы:
2. Лоренц Д.В. Информационные посредники (провайдеры) в России и зарубежных странах: природа, сущность и типология // Вестник экономического правосудия. 2020. № 5. С. 136 – 163.
3. Нуруллаев Р.М. Информационный посредник как субъект информационного права: дисс. … канд юрид. наук. М., 2018. 236 с.
Нарушение прав правообладателя товарного знака
12+ ISSN 2313-4852
Проблемы самозащиты правообладателями исключительных прав на товарный знак
Э.А. Джалилов,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры «Гражданское право и процесс» Тольяттинского государственного университета
«Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 22, декабрь 2018 г., с. 37-40
Незаконное использование чужого товарного знака без согласия его правообладателя влечёт за собой юридическую ответственность. Действующее законодательство предоставляет правообладателю возможность беспрепятственного распоряжения исключительным правом. При нарушении данного права на товарный знак правообладатель может использовать меры юридической ответственности для восстановления своих нарушенных прав и наказания виновных лиц.
Сегодня наиболее востребованной на практике мерой в данном случае является не возмещение убытков, а альтернативная ему компенсация (ст. 1515 ГК РФ). В свое время её введение существенным образом эффективизировало защиту нарушенных исключительных прав [1]. Гражданско-правовая ответственность позволяет в полной мере восстановить нарушенное исключительное право, поскольку посредством ее применения правообладатель не только прекращает неправомерные действия нарушителя, но и взыскивает компенсацию за нарушение своих прав.
Для привлечения нарушителя к гражданско-правовой ответственности правообладатель должен самостоятельно предпринять ряд мер, поскольку в соответствии с п. 1. ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать и подтвердить основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Самостоятельные действия правообладателя по заключению договора розничной купли-продажи с целью приобретения контрафактного товара и осуществление видеозаписи данного процесса соответствуют целям реализации самозащиты права и направлены на получение доказательств того, что ответчик вводит в гражданский оборот контрафактный товар.
Такой способ защиты нарушенного права, как самозащита, прямо предусмотрен ст. 12, 14 ГК РФ и не противоречит законодательству. Так, некоммерческое партнерство по содействию защите прав на интеллектуальную собственность «Эдельвейс» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонажи из мультипликационного сериала «Маша и Медведь».
В качестве доказательств реализации ответчиком набора фигурок «Маша и Медведь» истцом представлены: товарный чек от 2 июля 2013 г. и видеосъёмка процесса покупки указанного товара.
Десятый арбитражный апелляционный суд, отказывая в удовлетворении жалобы, согласился с решением и выводом суда первой инстанции о том, что истец не представил доказательства реализации набора фигурок «Маша и Медведь» именно ответчиком.
Так, в товарном чеке от 2 июля 2013 г. не указаны: должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего чек (ч. 2.1 ст. 2 ФЗ от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»).
Согласно статье 493 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (ст. 428); договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.
Отсутствие кассового чека, а также всей необходимой информации на товарном чеке не позволяют принять товарный чек в качестве доказательства продажи товара индивидуальным предпринимателем. Следовательно, выдача кассового или товарного чека является фактическим подтверждением заключения договора розничной купли-продажи.
Федеральный арбитражный суд Уральского округа в своём Постановлении от 14 сентября 2010 г. по делу № А07-23236/2009 указал, что факт отсутствия в товарном чеке реквизитов продавца или печати продавца не является доказательством заключения договора розничной купли-продажи. Данное положение суд обосновал тем, что товарный чек, который не содержит реквизитов продавца, не позволяет с достоверностью установить факт реализации указанного в нём товара от имени ответчика.
Таким образом, без кассового или товарного чека, содержащего всю необходимую информацию о продавце, подтвердить факт заключения договора розничной купли-продажи контрафактного товара более чем проблематично.
Многие правоприменители считают, что основным доказательством заключения договора розничной купли-продажи будет являться произведенная видеозапись, подтверждающая реализацию контрафактного товара. Ведение видеозаписи, в том числе и скрытой камерой, в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права (Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2016 г. № 04АП-107/16).
Суд по интеллектуальным правам в своём Постановлении от 23 декабря 2013 г. № С01-326/2013 по делу № А23-550/2013 подтверждает правомерность того, что видеозапись покупки спорного товара, на которой зафиксирован факт его продажи неизвестным лицом, а не ответчиком, без кассового или товарного чека; не может являться доказательством того, что продажа спорного товара была осуществлена конкретным индивидуальным предпринимателем, равно как и факт передачи денег в счёт покупки диска именно предпринимателю.
При этом необходимо отметить, что арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу, в связи с чем следует выделить ряд основных признаков видеозаписи как доказательства факта приобретения контрафактного товара. В первую очередь произведенная видеозапись должна позволять достоверно соотнести записанные на ней события с ответчиком. Произведенная видеозапись должна позволять идентифицировать место предпринимательской деятельности ответчика и факт того, что реализация товара производится непосредственно ответчиком или уполномоченным им лицом (Решение арбитражного суда Забайкальского края от 13 октября 2016 г. по делу № А78-5536/2016).
Идентифицирующим признаком места осуществления предпринимательской деятельности ответчика может являться зафиксированная на видеозаписи вывеска с наименованием продавца. Действующее законодательство содержит требования к минимальному объему информации, которая должна размещаться на вывеске продавца. Например, в соответствии со ст. 9 ФЗ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», продавец обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место её фактического нахождения и режим работы.
Следует отметить, что субъект предпринимательской деятельности может ее осуществлять одновременно по нескольким адресам. В связи с этим при производстве видеосъемки следует точно определять адрес места реализации спорного товара (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 мая 2016 г. № 15АП-4117/16).
Произведенная видеозапись должна позволять достоверно установить, что ответчиком или уполномоченным им лицом передан покупателю спорный товар, на котором незаконно нанесен чужой товарный знак, а также что ответчиком были получены денежные средства от покупателя и выдан товарный или кассовый чек (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2016 г. № 17АП-12049/16-ГК). Некоторые правоприменители в качестве еще одного признака допустимости произведенной видеозаписи в качестве доказательства в судебном процессе называют непрерывность осуществления видеосъемки (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 декабря 2016 г. № 17АП-14959/16-ГК).
Таким образом, покупка контрафактных товаров в целях самозащиты прав должна быть подтверждена кассовым или товарным чеком либо иным документом, подтверждающим оплату подобных контрафактных товаров, а также в отдельных случаях — видеосъемкой, зафиксировавшей процесс покупки спорного товара и позволяющей достоверно идентифицировать продавца.
В соответствии с п. 2.1 ст. 2 ФЗ от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ (ред. от 03 июля 2018 г.) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, установленные налоговым законодательством Российской Федерации; могут осуществлять расчёты без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи (направления) покупателю (клиенту) документа, подтверждающего факт осуществления расчёта между индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер и реквизиты, установленные абз. 4-12 п. 1 ст. 4.7 настоящего Федерального закона.
В случае невыдачи по требованию покупателя товарного чека продавец может быть привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ.
Согласно пункту 6 ст. 14.5 КоАП РФ невыдача организацией или индивидуальным предпринимателем при применении контрольно-кассовой техники покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчётности в электронной форме либо непередача указанных документов на бумажном носителе покупателю (клиенту) по его требованию предполагает привлечение к административной ответственности в виде вынесения предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере двух тысяч рублей, а также вынесения предупреждения или наложения административного штрафа на юридических лиц в размере десяти тысяч рублей.
В соответствии с п. 6 ст. 14.5 КоАП РФ должностное или юридическое лицо подлежит административной ответственности только за невыдачу кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме либо непередачу указанных документов на бумажном носителе покупателю (клиенту) по его требованию. Таким образом, если продавец, реализуя контрафактные товары, будет выдавать товарные чеки без указания наименования товара либо данных о продавце, то его будет невозможно привлечь к административной ответственности по ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ, так как его действия не будут содержать состава правонарушения.
Данный вывод подтверждается и судебной практикой. Так, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в своём Постановлении от 28 марта 2011 г. № 13АП-2490/11 приходит к выводу об отсутствии события инкриминируемого предпринимателю правонарушения, поскольку ответственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ предусмотрена за отказ в выдаче товарного чека по требованию покупателя. В данном случае необходимый документ, подтверждающий покупку, был выдан. Отсутствие на чеке каких-либо реквизитов не влечёт ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.
Аналогичный вывод содержит Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2015 г. по делу № А33-24/2015, по которому индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ за выдачу покупателю по его требованию товарного чека без обязательных реквизитов (отсутствовали фамилия и инициалы лица, выдавшего документ), что было расценено административным органом как отказ продавца выдать покупателю по его требованию документ, подтверждавший получение денежных средств за товар. В этой связи суд отметил, что исходя из диспозиции ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ административная ответственность установлена именно за отказ в выдаче по требованию покупателя (клиента) документа, подтверждающего приём денежных средств за соответствующий товар (услугу). Отказ продавца в выдаче по требованию покупателя товарного чека и выдача продавцом покупателю товарного чека, не содержащего всех обязательных реквизитов, предусмотренных п. 2.1 ст. 2 ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт», не являются тождественными событиями (деяниями).
Таким образом, для реализации защиты исключительного права правообладатели сталкиваются с очередной проблемой доказывания незаконного использования товарного знака.
Для предоставления самозащиты исключительных прав правообладателей, пресечения возможностей ухода от ответственности за реализацию контрафактных товаров с использованием товарных знаков права, на которые принадлежат иным лицам, а также устранения пробела в законодательстве; на наш взгляд, необходимо внести изменения в п. 6 ст. 14.5 КоАП РФ, изложив его в следующей редакции: «Ненаправление организацией или индивидуальным предпринимателем при применении контрольно-кассовой техники покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме, а также непередача покупателю (клиенту) по его требованию, либо передача указанных документов на бумажном носителе без соблюдения требований предусмотренных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники».
Применения данной нормы позволит в полной мере предоставить возможности самозащиты исключительных прав правообладателям и более эффективно пресечь возможности ухода правонарушителей от ответственности за реализацию контрафактных товаров с использованием товарных знаков.
Литература
1. Права на товарный знак: монография / Д.В. Афанасьев, А.С. Ворожевич, В.В. Голофаев и др.; отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016.
2. Еременко В.И. Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика, 2008. № 4.
